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增大字体案由：专利申请权纠纷
原告：北京市平谷宫廷风味烤鸡厂。
被告：唐国兴
案情介绍：
北京市中级人民法院于
第一审：
起诉及答辩理由
原告诉称：被告唐国兴在受聘任原告的技术副厂长职务期间，利用原告为其提供的一切物质条件，发展、完善了“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”。该方法应为职务发明创造，专利申请权依法应属于原告，但是，被告却利用伪造的证明到专利管理机关申请了非职务发明创造。请求法院确认原告为“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”的专利申请人。
被告辩称：被告在祖传秘方的基础上加以完善的“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”，是非职务发明创造，专利申请权理应归被告，且该方法的专利申请权已由专利管理机关正式确认给被告。故请法院驳回原告的诉讼请求。
查明事实
“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”，源于被告唐国兴家的祖传秘方，后经被告在实践中加以完善而成。1985年3月，北京市平谷县大兴庄乡与中华新技术公司签订转让“宫廷风味烤鸡”技术的合同，被告作为中华新技术公司聘用的技师，代表该公司到大兴庄乡传授技术。大兴庄乡由此创办了平谷宫廷风味烤鸡厂（即本案原告，简称烤鸡厂）。1986年6月，原告在被告与中华新技术公司之间的聘任合同期满后，同被告签订了一份协议。协议约定：被告为原告负责技术培训工作和检查产品质量，提供自采的药材和宣传材料；原告对被告按特级技术师待遇，月工资300元，并免费供给吃、住；被告在原告自愿支付专利申请费和申请维持费的条件下，同意原告作为专利申请人之一，负责代办技术转让工作；被告同意从原告代办的技术转让费中提取25％，余75％作为原告办理专利事务的基金；专利权归被告所有。
判决依据及结果
北京市中级人民法院认为：“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”是被告唐国兴在祖传秘方的基础上加以完善的一项技术。正是由于被告有此技术，原告才与中华新技术公司签订合同，聘请被告传授烤鸡技术。事实说明，被告在到原告厂之前，已经完成了宫廷风味烤鸡的制作方法这一发明创造。原告所诉为发展、完善制作方法提供了一切物质条件，应属职务发明一节，查无实据，不能认定。因此，“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”是被告独立完成的非职务发明创造，专利申请权应归属于被告。关于原告与被告签订的涉及专利申请权和专利权的协议，依照专利法第六条和第十条第一款的规定，专利权只授予专利申请人，任何单位和个人，只有作为专利申请人申请专利时，才有可能取得专利权。被告只有将其“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”的专利申请权转让给原告，原告方可依法取得专利申请权，并且在申请被批准后，取得专利权。在原告和被告的协议中，既有原告作为专利申请人之一的约定，又有专利权归被告所有的约定，不符合专利法中关于专利申请权与专利权主体相一致的原则。这说明双方当事人写进协议中的“专利申请人”这一名称，是对专利法意义上的“专利申请人”这一概念存在的误解。在协议签订后不久，原告的法定代表人已向专利机关出具了专利申请人应为唐国兴的声明。因此，“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”的专利申请权应属被告所有。至于原告凭借平谷县公安局的证明，再次到中国专利局变更了专利申请人问题，因原告和被告之间发生的是确认专利申请权的纠纷，依法不属于公安机关的职责，且该证明是王洪广、唐国兴在公安机关胁迫下的表示，因此不足为凭。据此，北京市中级人民法院于
第一审判决宣告后，原告烤鸡厂不服，向北京市高级人民法院提出上诉。
第二审：
上诉理由及答辩
上诉人烤鸡厂上诉称：1、作为申请专利的“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”，已不同于被上诉人唐国兴家的“宫廷风味烤鸡”祖传秘方，这种不同就是被上诉人利用上诉人提供的物质条件所实现的技术上的改进，因此该技术应为职务发明创造；2、当事人双方签订协议时对专利法存在着重大误解是事实，但不是对“专利申请人”这一概念存在误解，而是将本意应写的“发明权归甲方（即唐国兴）所有”误写成“专利权归甲方所有”。因此，应当变更的是“专利权归甲方所有”的约定。
被上诉人唐国兴辩称：发明，即创造新的事物或新的方法，是人所具有的创造能力的发挥，不是法律赋予权利的体现。法律从不会、也不可能以授权与否的方式，来决定是允许还是禁止一个人发挥自己的创造能力。具有创造能力的人，无须去取得所谓“发明权”后才去发挥自己的创造能力；没有这种能力的人，即使法律赋予所谓“发明权”也不会创造出新的事物或者新的方法。因此，“发明权”一说没有任何法律根据，也没有任何实际意义。“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”发明人是唐国兴，这个事实自始至终都是明确的，双方从无争议，无须在协议中去约定一个“发明权”人，也无权作这样的约定。
判决依据及结果
北京市高级人民法院经审理认为：1985年被上诉人唐国兴到上诉人烤鸡厂去传授烤鸡技术时，对所用主要原料的配方和剂量的配比已经完成，申请专利时，这种原料配方和剂量配比虽略有改动，但二者不存在本质的区别，因此该项技术仍属于被上诉人独立完成的非职务发明创造。上诉人所诉为被上诉人完善制作方法提供了一切物质条件一节，不能成为说明属于职务发明创造的理由。况且上诉人所指的一切物质条件中还包括为被上诉人提供的生活待遇，这是上诉人聘用被上诉人传授技术期间，按照协议约定上诉人应尽的义务。上诉人所诉误将“发明权”写为“专利权”，不能提交支持误写主张的证据，而且双方签约时的当事人又证明不是误写，因此，上诉理由不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，应当维持。据此，北京市高级人民法院于
评析：
本案例对于如何确定祖传秘方的专利权的归属作了明确的阐述，还对职务发明与非职务发明的区别进行了界定。
（一）祖传秘方如何进行法律保护
祖传秘方，在中国的医药、手工业等与劳动者个体人格结合较为紧密的行业中颇为流行。从原因上分析，这与我国迟迟没有建立知识产权保护制度有很大关系。因为没有知识产权如专利、著作权的保护制度，使得当时的手工艺人无法通过申请专利来获得一定期限的独占性的保护，只好通过商业秘密的方式加以保护。
祖传秘方，立法上并没有作为一个概念加以界定，但是从一般理论分析，祖传秘方应当包括几个内容，首先，祖传秘方应当是已经存在有相当长的一段时间，即往往是上几代人完成的发明创造，通过一定的方式延续下来的发明创造。其次，祖传秘方肯定是不为外人所知的秘密，如为社会公知，则不可能称为“秘方”。最后，祖传秘方往往是一种方法，如果是一种产品，则不可能称为祖传秘方。但可能某种产品依据祖传秘方而制造。对于这种祖传秘方，在现代社会下，依然有两种保护方式可以选择，一是继续保持“祖传秘方”的秘密性特点，即将其作为商业秘密加以保护。另一种方式将该祖传秘方申请专利，获得专利法上的保护。
在本案中，被告采取的就是第二种方法，即将“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”申请了专利。采用专利保护，与采用商业秘密保护相比，其作为一种独占性权利的特征非常明显。作为拥有专利权的权利人，可以禁止任何未经其许可的采用其专利方法的行为。作为方法专利，其效力不仅及于该方法本身，而且及于以该方法获得的产品。而如果作为商业秘密保护，则其他人可以通过不为法律所禁止的方法获得该技术方法，并生产产品。但是如果要通过专利权保护，则不能再继续保持该方法的秘密性，而且保护期有严格的限定，其期限为20年。而如果通过商业秘密保护，只要方法得当，则可以无限制地保持其秘密，如“可口可乐”的配方，至今没有公布，就属于这种情形。
（二）方法专利申请权的确认
方法发明专利申请权的确认，与一般专利申请权的确认并无区别，也要区分职务发明与非职务发明。根据专利法规定，属于职务发明的情形主要有：1、属于本职工作的内容；2、执行本单位交付的任务；3、主要利用本单位的物质条件所完成的发明创造。本案中，“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”的专利，关键在于被告完成该发明创造是否主要利用了烤鸡厂的物质条件。因为对此方法的发明显然不属于其职务的范畴，也不属于单位交付的任务。从本案法院认定的材料来看，被告在就职原告工厂之前，已在祖传秘方的基础上完成了该方法中所用主要原料的配方和剂量的配比，而这正是“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”的实质部分，因而烤鸡厂不可能为该发明创造的完成提供物质条件。需要指出的是，原告在这里同样是对于利用本单位的物质条件是用来“完成”发明创造还是“实施”发明创造存在一个误区。其实在此案中原告提供的物质条件是用来“实施”该发明创造的，而不是用来“完成”发明创造的。正因为如此，所以原告不能主张该发明创造为“职务发明”。实际上，根据双方的协议，烤鸡厂是该发明创造的被许可实施方，其既不是该发明创造的完成方或者共同完成方，也不是专利申请权的合法受让人，仅凭县公安局的一纸证明，将专利申请人变更为烤鸡厂，侵犯了非职务发明创造发明人申请专利的权利，是违法无效的。
至于被告在与原告订立协议时，由于双方不懂专利法的规定，因此双方协定：被告在原告自愿支付专利申请费和申请维持费的条件下，同意原告作为专利申请人之一，负责代办技术转让工作；被告同意从原告代办的技术转让费中提取25％，余75％作为原告办理专利事务的基金；专利权归被告所有。我们认为这是被告为了节省专利申请费及申请维持费等原因，因此将烤鸡厂作为申请人之一写入协议，但是双方均明确该专利的专利权属于被告，由于双方不知道专利申请被批准后，专利申请人将成为专利权人。对于这一点应当依据《民法通则》第59条关于“行为人对行为内容有重大误解的行为，属于可撤销的民事行为”的规定，任何一方当事人都可以请求撤销该民事行为。当然如果其中一方当事人有过错的，应当承担由此造成的损失。因此在被告得知专利法的有关规定后，在烤鸡厂当时厂长的支持下和协助下，将专利申请人作了变更，这是合法有效的。